Outra empresa está usando minha marca registrada: quais provas reunir?

Descobrir outra empresa utilizando nome, símbolo ou identidade semelhante a uma marca registrada não significa que a primeira providência deva ser imediatamente ajuizar uma ação.

Antes de notificar o terceiro ou buscar uma medida judicial, o titular precisa documentar adequadamente o que está acontecendo.

Quando outra empresa está usando uma marca registrada, as provas devem demonstrar não apenas a existência do registro, mas também a forma de utilização pelo terceiro, a atividade envolvida, as datas e, quando existente, o risco de confusão ou os efeitos concretos produzidos.

Uma coleta organizada de provas pode ser decisiva para definir se o caso comporta notificação, oposição perante o INPI, medida judicial ou outra estratégia.

Primeiro: confirme a situação do seu próprio registro

Antes de acusar outra empresa de violação, é importante confirmar exatamente quais direitos estão vigentes.

Devem ser reunidos:

• certificado de registro;
• número do processo;
• situação atual no INPI;
• data do depósito;
• data da concessão;
• forma de apresentação da marca;
• classe;
• especificação de produtos ou serviços;
• eventuais prorrogações;
• documentos de titularidade.

Se houver vários registros relacionados à mesma identidade, todos devem ser analisados.

É importante provar que minha empresa efetivamente usa a marca?

Sim.

Embora o registro seja fundamental para a proteção marcária, demonstrar como o sinal é utilizado no mercado pode ser importante para contextualizar o conflito.

Podem ser preservados:

• notas fiscais;
• embalagens;
• site;
• catálogos;
• publicidade;
• fachadas;
• fotografias;
• redes sociais;
• contratos;
• materiais comerciais.

Esses documentos também ajudam a demonstrar há quanto tempo e de que maneira a marca está presente no mercado.

Quais provas reunir sobre a empresa que está usando a marca?

A coleta deve registrar o uso de forma contextualizada.

Podem ser relevantes:

• capturas completas do site;
• endereço eletrônico;
• perfil em redes sociais;
• nome de usuário;
• publicações;
• anúncios;
• fotografias de estabelecimentos;
• embalagens;
• produtos;
• catálogos;
• marketplaces;
• materiais promocionais;
• documentos comerciais disponíveis.

Sempre que possível, devem ser preservados também data e origem da informação.

Print de tela é suficiente?

Capturas de tela podem ser úteis, mas é recomendável evitar imagens excessivamente recortadas ou sem contexto.

Um registro mais completo pode demonstrar:

• endereço da página;
• nome do perfil;
• marca utilizada;
• produto anunciado;
• data;
• identidade da empresa;
• condições da oferta.

Se a publicação puder ser alterada rapidamente ou assumir importância central na controvérsia, podem ser avaliados mecanismos adicionais de preservação da prova.

É necessário fazer ata notarial?

Não em todos os conflitos.

A ata notarial pode ser especialmente útil quando existe risco de que determinado conteúdo desapareça ou seja modificado.

Ela pode registrar o que foi visualizado pelo tabelião em determinado momento.

Entretanto, sua utilização deve considerar a relevância da prova, o custo e a existência de outros elementos capazes de documentar o fato.

Vale a pena comprar um produto da outra empresa?

Dependendo da natureza do conflito, uma aquisição regular pode produzir documentação importante.

Ela pode permitir preservar:

• produto recebido;
• embalagem;
• nota fiscal;
• etiqueta;
• material publicitário;
• comprovante do vendedor;
• forma como a marca aparece na operação.

A obtenção da prova deve ocorrer por meios lícitos e sem criação artificial de fatos que não existiriam normalmente na atividade do terceiro.

É importante provar que as empresas atuam no mesmo mercado?

Sim.

A comparação entre as atividades costuma ser um dos pontos mais importantes.

Devem ser documentados:

• produtos ou serviços oferecidos;
• público atingido;
• região de atuação;
• canais de venda;
• forma de publicidade;
• categoria de consumidores;
• eventual complementaridade entre as atividades.

O fato de duas marcas não estarem formalmente na mesma classe não encerra necessariamente a análise de afinidade.

Como documentar a semelhança entre as marcas?

É importante preservar exatamente a forma pela qual cada sinal é utilizado.

A comparação pode considerar:

• nome;
• pronúncia;
• logotipo;
• elementos figurativos;
• cores, quando relevantes;
• composição visual;
• elementos dominantes;
• significado transmitido.

Não é recomendável alterar artificialmente as imagens para aproximá-las.

O ideal é conservar as apresentações reais utilizadas no mercado e permitir sua comparação objetiva.

Mensagens de clientes confundindo as empresas são importantes?

Podem ser bastante relevantes.

Se consumidores efetivamente acreditaram que as empresas estavam relacionadas, essa circunstância pode reforçar a demonstração de confusão no mercado.

Podem ser preservados:

• e-mails;
• mensagens;
• comentários;
• pedidos enviados à empresa errada;
• reclamações;
• marcações equivocadas em redes sociais;
• questionamentos sobre eventual parceria.

É importante conservar o contexto e evitar exposição desnecessária de dados pessoais dos consumidores.

Preciso provar confusão real para agir?

Não necessariamente em toda hipótese.

A análise marcária também pode considerar o risco de confusão ou associação decorrente da semelhança dos sinais e da proximidade das atividades.

Por isso, a inexistência de mensagens de consumidores confundidos não significa automaticamente que não exista conflito.

Quando a confusão real existe, entretanto, documentá-la pode fortalecer o conjunto probatório.

É importante verificar se o terceiro também pediu registro no INPI?

Sim.

Além de documentar o uso no mercado, deve-se pesquisar se o terceiro:

• depositou pedido de registro;
• possui registro concedido;
• apresentou pedido em outra classe;
• possui processos relacionados;
• apresentou oposição ou outra manifestação.

Essa informação pode modificar a estratégia e revelar a existência de prazos administrativos que precisam ser observados.

Se o terceiro possui registro, ainda posso questionar?

A existência de registro concedido exige análise específica.

A Lei de Propriedade Industrial prevê procedimentos para discutir registros concedidos em desacordo com suas regras.

Existe processo administrativo de nulidade sujeito a prazo próprio e também ação judicial de nulidade, observados os requisitos e prazos legais.

Por isso, descobrir um registro conflitante não deve ser tratado da mesma forma que descobrir apenas um pedido ainda em análise.

Quais provas ajudam a demonstrar prejuízo?

Se houver pretensão indenizatória, é importante separar a prova da infração da prova do prejuízo.

Conforme a situação, podem ser relevantes:

• queda de vendas associável ao episódio;
• clientes desviados;
• cancelamentos;
• despesas extraordinárias;
• campanhas realizadas para esclarecer a confusão;
• perda de contratos;
• documentação contábil;
• dados comerciais verificáveis.

Estimativas genéricas devem ser evitadas quando existem documentos capazes de demonstrar valores concretos.

É necessário enviar notificação antes de entrar com ação?

Não existe uma regra geral segundo a qual toda ação de marca dependa obrigatoriamente de notificação extrajudicial anterior.

Entretanto, a comunicação pode ser estrategicamente útil em muitas situações.

Ela pode:

• informar formalmente a existência do registro;
• solicitar interrupção do uso;
• pedir esclarecimentos;
• estabelecer prazo;
• registrar tentativa de solução;
• abrir espaço para negociação.

A conveniência da notificação depende do risco de desaparecimento de prova, da urgência e da estratégia adotada.

Posso pedir judicialmente que a outra empresa pare de usar?

Dependendo das provas e dos direitos demonstrados, podem ser avaliadas medidas para impedir a continuidade da utilização considerada infratora.

Quando houver urgência, pode existir pedido de tutela provisória, desde que seus requisitos sejam demonstrados.

A documentação deve permitir ao juízo compreender rapidamente:

• qual é a marca registrada;
• qual é o uso realizado pelo terceiro;
• quais atividades estão envolvidas;
• qual é a semelhança;
• qual é o risco da continuidade.

Checklist de provas para uso indevido de marca

1. certificado do registro;
2. histórico do processo no INPI;
3. documentos de uso da própria marca;
4. capturas completas do uso pelo terceiro;
5. endereços de páginas e perfis;
6. anúncios;
7. embalagens e produtos;
8. nota fiscal de eventual compra;
9. documentos sobre as atividades das empresas;
10. mensagens de consumidores confundidos;
11. provas da data de início da utilização;
12. eventuais prejuízos;
13. processos de marca do terceiro no INPI.

Perguntas frequentes

Tenho registro no INPI. Posso exigir que qualquer empresa com nome parecido pare de usar?

Não automaticamente. É necessário verificar o alcance do registro, a semelhança dos sinais e a relação entre as atividades.

Preciso provar que perdi clientes?

Não necessariamente para toda medida destinada a impedir o uso, mas prejuízos materiais alegados devem ser demonstrados de forma adequada.

Print de Instagram serve como prova?

Pode servir, especialmente quando preserva perfil, publicação, data e contexto. Dependendo da importância, outros meios podem complementar a documentação.

Se a outra empresa apagar o site, perdi a prova?

Não necessariamente, se os elementos já tiverem sido adequadamente preservados por meios juridicamente utilizáveis.

Ata notarial é obrigatória?

Não. Ela é uma das formas possíveis de reforçar a documentação de conteúdo digital.

Se a outra empresa também tiver registro, não posso fazer nada?

A situação muda e exige análise dos registros, datas e eventual cabimento dos procedimentos de nulidade previstos na legislação.

Conclusão

Quando outra empresa utiliza uma marca registrada, uma boa estratégia começa pela preservação organizada das provas.

É necessário documentar tanto os direitos do titular quanto a utilização realizada pelo terceiro.

Certificado do INPI, histórico de uso, páginas, anúncios, produtos, notas fiscais e registros de eventual confusão podem formar um conjunto probatório consistente.

Também é importante verificar se o terceiro possui pedido ou registro próprio antes de escolher a providência adequada.

Este conteúdo possui finalidade informativa e não substitui a análise dos registros, das marcas utilizadas, das atividades econômicas e das provas disponíveis em cada caso.