Posso autorizar outra empresa a usar minha marca? O que prever no contrato?

Uma empresa pode ter interesse em permitir que outra utilize sua marca em produtos, serviços, campanhas, unidades comerciais ou projetos específicos sem transferir definitivamente a titularidade do registro.

Esse tipo de operação pode ser estruturado por meio de um contrato de licença de uso de marca.

A licença é diferente da cessão. Na licença, o titular continua sendo proprietário do direito e autoriza determinada utilização dentro dos limites contratados. Na cessão, ocorre transferência da titularidade.

Para reduzir conflitos, o contrato deve definir com precisão qual marca poderá ser utilizada, em quais atividades, por quanto tempo, em que território, com ou sem exclusividade e sob quais padrões de qualidade.

É permitido autorizar outra empresa a usar uma marca registrada?

Sim.

A Lei de Propriedade Industrial permite que o titular de registro ou depositante de pedido de marca celebre contrato de licença para utilização do sinal.

A autorização pode abranger todos ou apenas parte dos produtos ou serviços relacionados ao pedido ou registro, conforme a estrutura contratual e os limites juridicamente aplicáveis.

O licenciamento permite explorar comercialmente a marca sem transferir sua titularidade definitiva.

Qual é a diferença entre licença e cessão de marca?

A diferença principal está na titularidade.

Na licença:

• a marca permanece com seu titular;
• o terceiro recebe autorização de uso;
• existem limites definidos no contrato;
• o direito pode retornar à utilização exclusiva do titular ao término.

Na cessão:

• a titularidade é transferida;
• o adquirente passa a ocupar a posição de titular, observados os procedimentos legais;
• a operação possui natureza definitiva conforme seus termos.

Por isso, um contrato não deve utilizar essas expressões como se fossem equivalentes.

O contrato precisa identificar exatamente qual marca está sendo licenciada?

Sim.

É recomendável indicar:

• nome da marca;
• número do processo ou registro no INPI;
• forma de apresentação;
• classes envolvidas;
• produtos ou serviços abrangidos.

Quando o titular possui diversos registros semelhantes, a identificação precisa evita dúvida sobre qual direito efetivamente integra a licença.

A licença pode ser concedida enquanto a marca ainda é apenas um pedido?

A legislação admite contrato envolvendo pedido de registro, mas essa situação possui particularidades porque ainda não existe registro definitivamente concedido.

O contrato deve prever o que acontecerá se:

• o pedido for indeferido;
• houver exigência;
• surgir oposição;
• o processo for arquivado;
• o registro for concedido parcialmente.

A estrutura econômica do contrato também deve considerar a situação jurídica do sinal perante o INPI.

A licença deve ser exclusiva ou não exclusiva?

Esse é um dos pontos essenciais.

Na licença exclusiva, o licenciado recebe determinada exclusividade dentro dos limites estabelecidos.

Na não exclusiva, o titular pode autorizar outros licenciados, conforme o contrato.

Entretanto, a palavra “exclusiva” sozinha pode ser insuficiente.

É recomendável esclarecer se a exclusividade se refere a:

• território;
• produto;
• serviço;
• segmento;
• canal de venda;
• período;
• determinada categoria de clientes.

O próprio titular poderá continuar usando a marca?

O contrato deve responder expressamente a essa pergunta quando houver exclusividade.

As partes precisam saber se a licença:

• exclui apenas outros licenciados;
• restringe também determinadas utilizações pelo próprio titular;
• possui exclusividade apenas em determinado segmento;
• permite operações paralelas em outros canais.

Deixar essa questão implícita pode gerar conflito significativo durante a execução.

O licenciado pode autorizar terceiros a usar a marca?

Somente dentro dos limites permitidos.

O contrato deve informar se haverá direito de sublicenciamento.

Quando autorizado, é recomendável estabelecer:

• necessidade de aprovação prévia;
• critérios para escolha do sublicenciado;
• limites da sublicença;
• responsabilidade pelo terceiro;
• encerramento automático das sublicenças no término do contrato principal.

O sublicenciamento não deve ampliar direitos além daqueles concedidos ao próprio licenciado.

Como definir o território da licença?

O contrato pode delimitar onde a marca poderá ser explorada.

Dependendo do negócio, podem existir licenças:

• nacionais;
• regionais;
• estaduais;
• locais;
• relacionadas a determinados mercados internacionais.

Quando a utilização ocorrer fora do Brasil, também é necessário verificar se existem direitos marcários adequadamente protegidos nos países correspondentes.

O registro brasileiro não deve ser tratado como proteção automática em todo o mundo.

O contrato deve definir como a marca poderá aparecer?

Sim.

O titular possui interesse legítimo em preservar a identidade e a reputação associadas ao sinal.

Podem ser estabelecidas regras sobre:

• logotipo;
• proporções;
• cores;
• versões autorizadas;
• aplicação em embalagens;
• fachadas;
• sites;
• redes sociais;
• publicidade;
• produtos.

Um manual de marca pode ser incorporado ao contrato ou indicado como documento de observância obrigatória.

O titular pode controlar a qualidade dos produtos?

Sim, e esse ponto possui relevância específica na legislação marcária.

O titular pode exercer controle efetivo sobre especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços relacionados à licença.

O contrato pode estabelecer:

• padrões mínimos;
• amostras;
• auditorias;
• aprovação de fornecedores;
• controle de embalagem;
• procedimento para reclamações;
• correção de não conformidades.

Esse controle protege não apenas o produto licenciado, mas a reputação acumulada pela própria marca.

Como funcionam royalties pela utilização da marca?

A licença pode ser gratuita ou remunerada, conforme a estrutura da operação e os requisitos aplicáveis.

Quando houver remuneração, podem ser utilizados critérios como:

• valor fixo;
• valor por unidade;
• percentual sobre vendas;
• percentual sobre receita líquida;
• combinação de valor mínimo e remuneração variável.

O contrato precisa definir claramente a base de cálculo.

Termos como “receita líquida” precisam ser explicados para evitar discussão sobre quais descontos poderão ser realizados.

É importante prever prestação de contas?

Sim, principalmente em licenças com remuneração variável.

O contrato pode exigir relatórios periódicos contendo:

• unidades vendidas;
• receita;
• devoluções;
• cancelamentos;
• tributos ou descontos contratualmente admitidos;
• royalties calculados.

Também podem ser previstos direitos de auditoria dentro de critérios proporcionais e previamente definidos.

Por quanto tempo pode durar a licença?

O prazo deve ser definido contratualmente e precisa ser compatível com a vigência dos direitos licenciados.

O contrato também pode disciplinar:

• renovação;
• prorrogação;
• aviso prévio;
• condições para continuidade;
• efeitos do término.

Quando o registro estiver próximo do vencimento, as partes devem saber quem será responsável pela manutenção e prorrogação perante o INPI.

Quem deve manter o registro da marca?

Como regra contratual, é importante atribuir responsabilidades.

Podem ser disciplinados:

• pagamento das taxas de prorrogação;
• acompanhamento do processo;
• defesa contra pedidos conflitantes;
• oposições;
• procedimentos de caducidade;
• comunicação ao licenciado sobre mudanças relevantes.

O licenciado precisa saber o que acontecerá se o direito que fundamenta a licença deixar de existir.

Quem deve agir contra terceiros que copiam a marca?

Esse tema merece cláusula específica.

O contrato pode definir:

• quem monitorará infrações;
• quem enviará notificações;
• quem decidirá pelo ajuizamento;
• quem pagará as despesas;
• como eventuais indenizações serão tratadas;
• qual será a participação do licenciado na produção de provas.

A Lei de Propriedade Industrial permite que o licenciado seja investido de poderes para atuar em defesa da marca, conforme o contrato.

A licença precisa ser averbada no INPI?

A averbação possui relevância jurídica própria.

O INPI atualmente admite a averbação de contratos de licença de uso de marca e mantém procedimento específico para essa finalidade.

Entre seus efeitos está a produção de efeitos do contrato perante terceiros.

A necessidade e conveniência da averbação devem ser avaliadas conforme a estrutura da operação, inclusive quando houver pagamentos, partes estrangeiras ou outras consequências regulatórias e tributárias.

Averbar a licença é necessário para provar uso da marca?

Não necessariamente.

As orientações do INPI admitem, para determinados fins de comprovação de uso, documentação produzida por licenciado ou por terceiro autorizado, sem exigir que o contrato tenha necessariamente sido averbado apenas para essa finalidade.

Isso não elimina os demais efeitos e vantagens jurídicas que podem justificar a averbação do instrumento.

O que acontece quando o contrato termina?

O encerramento deve ser planejado desde o início.

A cláusula pode determinar:

• data final de utilização;
• retirada da marca de sites;
• remoção de redes sociais;
• cessação de publicidade;
• tratamento de estoque existente;
• prazo para substituição de embalagens;
• encerramento de sublicenças;
• pagamentos pendentes;
• devolução de manuais e arquivos.

O estoque remanescente merece atenção especial, pois a proibição imediata de qualquer venda pode produzir consequência econômica relevante.

O licenciado pode registrar marca parecida em seu próprio nome?

O contrato deve vedar comportamentos capazes de disputar ou enfraquecer os direitos do titular quando incompatíveis com a relação estabelecida.

Podem ser previstas restrições relacionadas a:

• pedido de marcas semelhantes;
• registro de domínios conflitantes;
• criação de perfis que induzam titularidade própria;
• questionamentos abusivos à marca licenciada;
• apropriação de elementos distintivos.

A redação precisa ser proporcional e relacionada aos direitos efetivamente licenciados.

Checklist de cláusulas para licença de marca

1. identificação das partes;
2. número do pedido ou registro;
3. produtos e serviços abrangidos;
4. território;
5. prazo;
6. exclusividade ou não exclusividade;
7. sublicenciamento;
8. formas autorizadas de utilização;
9. manual de marca;
10. controle de qualidade;
11. royalties;
12. base de cálculo;
13. prestação de contas;
14. auditoria;
15. manutenção dos registros;
16. defesa contra terceiros;
17. confidencialidade, quando pertinente;
18. rescisão;
19. estoque remanescente;
20. efeitos do término;
21. averbação perante o INPI.

Perguntas frequentes

Posso emprestar minha marca informalmente para outra empresa?

Uma autorização informal pode gerar dificuldades sobre alcance, prazo, remuneração e encerramento. A formalização é recomendável quando existe utilização empresarial relevante.

Licenciar significa perder a propriedade da marca?

Não. A licença autoriza o uso dentro de determinados limites sem transferir, por si só, a titularidade.

Posso dar exclusividade somente em um estado?

A delimitação territorial pode ser contratualmente estruturada, observados os direitos marcários e as características da operação.

Posso cobrar percentual das vendas?

Sim, a remuneração pode ser estruturada por percentual ou outros critérios, desde que a base de cálculo seja claramente definida.

O licenciado pode alterar meu logotipo?

Somente dentro das permissões estabelecidas. O contrato e o manual de marca podem limitar modificações.

Preciso averbar o contrato no INPI?

A averbação possui efeitos jurídicos relevantes, especialmente perante terceiros, e sua necessidade ou conveniência deve ser avaliada conforme a operação.

Quando a licença acabar, a empresa pode continuar vendendo produtos antigos?

Isso deve ser previamente disciplinado. O contrato pode estabelecer período de escoamento de estoque e suas condições.

Conclusão

É possível autorizar outra empresa a usar uma marca por meio de contrato de licença, sem transferir necessariamente sua titularidade.

O instrumento deve identificar claramente a marca e definir território, prazo, exclusividade, sublicenciamento, formas de uso e controle de qualidade.

Quando houver royalties, a base de cálculo, prestação de contas e mecanismos de auditoria também devem ser precisos.

O contrato deve ainda prever manutenção do registro, defesa contra terceiros e o que acontecerá com publicidade, estoque e materiais quando a licença terminar.

A averbação perante o INPI pode produzir efeitos relevantes e deve integrar a análise jurídica da operação.

Este conteúdo possui finalidade informativa e não substitui a elaboração do contrato conforme a marca, a atividade, o modelo econômico e as características específicas da licença.